Расторжение лицензионного договора пошлина
Опубликовано: 15.05.2024
Лицензионный договор: как продать свою программу
Вы разработали программу и нашли заказчика, который готов её купить. Чтобы оформить сделку, заключите лицензионный договор. В статье мы расскажем, как это сделать и на какие нюансы обратить внимание.
Сначала разберёмся, кто есть кто с точки зрения закона. Программа — это результат вашей интеллектуальной деятельности, а вы — правообладатель или лицензиар. Закон защищает ваше право на программу точно так же, как права авторов книг. Это значит, что никто не может использовать её без вашего разрешения.
Когда вы продаёте программу, вы передаёте права на неё заказчику или лицензиату. В договоре вы определяете объём прав — то, какими способами он может использовать программу.
Также вы решаете, сможете ли после оформления договора продавать программу другим клиентам или нет. Существует два вида лицензии:
- Неисключительная лицензия, после оформления которой вы можете продавать программу другим людям. Чаще всего используют этот вариант.
- Исключительная лицензия, в течение срока её действия вы не сможете никому продать программу.
Сдавайте отчётность в три клика
Эльба — онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО. Сервис подготовит отчётность, посчитает налоги и освободит время для полезных дел.
Форма и условия лицензионного договора
Лицензионный договор оформляется в письменной форме. Обычно это отдельный документ с вашими договорённостями, реквизитами и подписями. Договором в письменной форме считается даже обычная переписка по электронной почте, если вы согласовали в ней все условия. Но всё же лучше оформить договор традиционным способом — в виде отдельного документа. Если возникнет спор, не придётся доказывать, что договор существует.
Помните, что этот шаблон — лишь образец, условия которого вы переделываете под себя. Особое внимание уделите описанию программы и способам её использования. Для каждого они будут индивидуальны.
Договор содержит существенные условия — то, о чём обязательно нужно договориться с клиентом. Если не сделать этого, он считается незаключённым. Это значит, что в спорах с клиентом суд не станет учитывать условия договора, как будто его нет.
В лицензионном договоре всего три существенных условия:
- Предмет договора.
- Способы использования программы.
- Размер вознаграждения.
Подробно разберёмся с каждым из них.
Предмет договора
Это описание того, что вы продаёте. Укажите название программы, её характеристики и язык программирования. Если вы передаёте программу на физическом носителе — например, флешке или диске — напишите об этом. Чем больше подробностей, тем лучше. Когда предмет недостаточно хорошо описан, в суде могут решить, что договора не было.
Вот как описывается предмет в лицензионном договоре Эльбы
Контур.Эльба — результат интеллектуальной деятельности — программа для ЭВМ «Контур.Эльба» — система подготовки, хранения и передачи бухгалтерской и налоговой отчётности для юридических и физических лиц.
Предметом настоящего лицензионного договора является передача лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности — программы для ЭВМ «Контур.Эльба» лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путём открытия доступа к серверу лицензиара.
Способы использования
Договоритесь, как заказчик будет использовать программу. Вот варианты, которые предлагает Гражданский кодекс, но не обязательно ограничиваться только ими:
- воспроизведение программы;
- изготовление экземпляров ПО в любой материальной форме, включая запись на флешку или компьютер;
- продажа и импорт программы;
- публичный показ программы;
- прокат программы;
- предоставление любому человеку доступа к программе, т.е. её размещение в интернете;
- модификация — любые изменения программы, например, перевод на другой язык программирования. Разрешая этот способ использования, учитывайте, что изменённая программа — новый объект интеллектуальной собственности, который вам не принадлежит. Поэтому заказчик может внести небольшие изменения и стать автором новой программы.
Пример из лицензионного договора Эльбы
Лицензиат может использовать Контур.Эльбу следующими способами:
- круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ, и воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
- использовать все функциональные возможности Контур.Эльбы, описанные тарифным планом в прайс-листе лицензиара;
- размножать документацию для личного пользования.
Нельзя использовать программу способами, которые не указаны в договоре. Исключение: те действия, которые нужны для нормальной работы программы. На это не требуется вашего разрешения. Это установлено ст. 1280 ГК.
Укажите, сможет ли лицензиат заключать сублицензионные договоры — то есть передавать права на программу другим людям. Такое условие включают, если лицензиат будет распространять вашу программу, а вы — получать проценты от каждой его сделки. По сублицензионному договору лицензиат сможет передавать только те права, которые указаны в лицензионном договоре, и только в пределах срока его действия.
Размер вознаграждения
Договоритесь о конкретной сумме или опишите порядок её расчёта. Вознаграждение может зависеть от доходов заказчика от вашей программы. В этом случае лучше предусмотреть минимальную фиксированную сумму, которую вы получите в любом случае, даже если продаж не будет. Варианты формулировок:
Определите сроки выплаты лицензионного вознаграждения
Срок договора
Если вы не определите срок, договор всё равно будет заключён — на 5 лет.
Госрегистрация договора
Не нужна, если вы не регистрировали право на программу. Это можно было сделать по желанию.
Если вы передаёте исключительное право на зарегистрированную программу, подайте в Роспатент заявление о госрегистрации перехода права.
Доступ к программе по оферте на сайте
Если вы предоставляете доступ к программе любому желающему, каждый раз заключать договор неудобно. В этом случае вы можете разместить его на сайте. Это будет офертой — предложением заключить договор на указанных условиях. Существенные условия те же, что и в обычном лицензионном договоре.
Договор начинает действовать, если клиент соглашается с его условиями, — это называется акцептом. В договоре вы указываете способы акцепта: чаще всего это оплата программы или регистрация в сервисе.
Например, доступ к Эльбе предоставляется по оферте, условия которой любой может прочитать на нашем сайте. Акцептом считается оплата тарифа или регистрация в сервисе — в зависимости от того, что было раньше. С этого момента считается, что условия договора приняты пользователем и договор заключён.
Настоящий лицензионный договор признаётся заключённым с момента его акцепта лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему лицензионному договору либо факт регистрации пользователя на сервере лицензиара, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Вот примеры нескольких сервисов, которые работают по оферте:
- Договор CRM-системы Мегаплан
- Оферта «умных» касс Мерката
- Договор конструктора сайтов Тильды
Разработка программы по заказу
А теперь представим другую ситуацию: заказчик просит разработать для него программу. Такая сделка оформляется договором подряда или авторского заказа.
Если вы ИП
Вам подойдёт договор авторского заказа. Он отличается от лицензионного тем, что в момент его оформления программы ещё не существует. Поэтому подробно опишите требования к ней — это поможет избежать недопонимания с заказчиком.
Существенным условием договора является срок. Определите, когда вы должны передать заказчику готовую программу. Обязательно укажите в договоре, какое право вы передадите заказчику: исключительное или только право пользоваться программой. Скорее всего, клиент захочет получить исключительные права. В таком случае, вы не сможете продавать эту программу другим людям и использовать её в коммерческих целях.
Если у вас ООО
Оформите договор подряда. В этой ситуации автор программы не является стороной в сделке. По договору исключительное право на программу автоматически получает заказчик, если договор не содержит других условий. А у разработчика остаётся право использовать программу в личных некоммерческих целях.
Отправьте заявку на услугу и получите скидку 3%
Есть вопросы? Поможем! (812) 385-05-33 ежедневно с 9:00 до 18:00
По лицензионному договору стороны договариваются о передаче исключительных прав на объект интеллектуальной собственности за оговоренную плату. Каждая из сторон обязана исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с прописанными в договоре условиями.
Если контрагент нарушает требования сделки, лицензиар имеет право расторгнуть сделку, сообщив письменно об этом второй стороне.
Подобный случай рассмотрен 18.09.18 г. в АС Татарстана, а в последующем проанализирован 18.12.18 г. в апелляционной инстанции.
Причина обращения в суд
По лицензионному договору, заключенному в июне 2017 г., Архипов А.О. передавал Рублевскому Р.С. за вознаграждение сведения об особых способах осуществления профессиональной деятельности (секрет производства). Секрет содержал сведения о способах защиты от незаконных действий кредиторов и коллекторов. Использование секрета позволяло получать предпринимателю прибыль.
Через два месяца произошла замена Архипова А.О. на ООО «Юридическое агентство «Паритет». А в середине декабря 2017 г. Рублевский Р.С. получил письменное сообщение о прекращении взаимодействия по договору, так как предприниматель нарушил его условия. Через неделю после получения уведомления ИП был отключен от системы «Битрикс24» и общение с лицензиаром было прекращено.
В ответ на уведомление о прекращении договора предприниматель ответил письменным отказом и заявил требование о выплате ему безосновательно полученного Обществом вознаграждения в сумме 48 тыс. руб., убытков на 44 тыс. руб., а также половину средств от выплаченных Обществу паушальных взносов из-за частичной передачи секретных данных и несоблюдения условий сделки.
Получив данное письмо, Общество направило ответ, в котором сообщало, что прекращение договора вызвано допущенными со стороны предпринимателя нарушениями. Компании стало известно, что ИП скрыл часть сделок, по которым ей не выплачено вознаграждение на сумму 18 тыс. руб. Общество было настроено расторгнуть договор и просило ИП принять данное требование.
В середине января ИП вновь уведомил Общество об отказе принять заявленное им расторжение договора, однако предложил расторгнуть его по обоюдному согласию с возмещением причиненных ему убытков в виде упущенной выгоды на сумму 94 тыс. руб. В качестве причины прекращения сделки предлагал указать нарушение Обществом его обязанностей. Претензия вернулась отправителю, так как Общество отказалось ее получать.
Позднее ИП сообщил Обществу, что вынужден обратиться в суд, так как в досудебном порядке стороны не достигли какого-либо соглашения по поводу расторжения договора. ИП по-прежнему настаивал в возникновении у него убытков, а у Общества — неосновательного обогащения. Общество ответило на данное требование, указав, что не признает содержащиеся в нем требования, просило признать факт прекращения отношений по сделке.
АС Татарстана в сентябре 2018 г. отказал ИП в иске. Данный акт Рублевский Р.С. обжаловал в апелляцию, но также получил отказ.
Позиция истца
Обращение с иском в суд было продиктовано существенным нарушением договора со стороны Общества. Если договор расторгается ввиду серьезного нарушения одной из сторон сделки, то другая вправе заявить о возмещении убытков, возникших в связи с прекращением договорных отношений (ч. 5 ст. 453 ГК РФ).
По подсчетам Истца ему были причинены убытки в сумме 400 тыс. руб. Данная сумма складывалась из величины лицензионного сбора, который ИП заплатил Обществу за пользование секретом производства.
Особенностью передаваемого секрета являлась необходимость в постоянной помощи Общества при его использовании. Указанное было вписано в договор. После того, как Ответчик прекратил оказывать содействие в использовании секрета, ИП не мог в дальнейшем вести свою деятельность по направлению защиты от незаконной деятельности кредитных организаций и коллекторов. С начала 2018 года он прекратил работу в данной сфере.
Выплата сбора за пользование лицензией осуществлялась на банковскую карту ИП Архипова А.О. Такой порядок стороны согласовали в договоре и дополнениях к нему.
После того, как Ответчик сообщил о расторжении сделки и перестал сопровождать программный комплекс, ИП не смог исполнить несколько договоров, которые он заключил с клиентами. Если бы Ответчик не расторг договор, то указанные суммы стали бы доходом ИП на общую сумму 94 тыс. руб. Так как с указанной суммы по договору требовалось отчислять 25% в виде роялти-платежей, то итоговая сумма упущенной выгоды составила 71 тыс. руб.
Таким образом, Ответчик должен выплатить Истцу сумму в размере 471 тыс. руб.
Общество ранее в претензиях указывало, что у Истца возник долг по роялти-платежам, что явилось причиной для прекращения договора. На это истец сообщил следующее.
По договору предприниматель был обязан ежемесячно выплачивать 25% от вырученной прибыли при работе с секретом производства по лицензии. В судебном процессе выяснилось, что на самом деле ИП осуществлял роялти-платежи другим способом, который не был оговорен сторонами в тексте договора. Сделки, заключаемые с клиентами ИП, предполагали возможность внесения денежных средств в рассрочку на несколько месяцев. А Общество требовало вносить лицензионную плату не от полученного дохода, а от суммы заключенной сделки, то есть с суммы, которая будет получена ИП в будущем.
Также Общество определило минимальный размер таких платежей в фиксированной сумме 6 тыс. руб., то есть платеж не зависел от цены сделки. В результате такой оплаты у ИП возникла переплата по роялти-платежам, но Ответчик не учел этого при расторжении сделки.
Учитывая все указанное, Истец просил суд расторгнуть договор с Обществом и взыскать с него убытки. ИП полагал, что Ответчик не мог заявить односторонний отказ от исполнения договора.
Какие обстоятельства установлены судом
Из имеющихся в деле материалов суд определил, что в июне 2017 года стороны подписали ряд дополнений к договору, в которых оговорили, что ИП оплачивает паушальный взнос в общей сумме 400 тыс. руб., а Общество передает ему лицензию сроком на три года с правом ведения деятельности по ней на территории г. Волгограда.
В последующем Общество воспользовалось правом на отказ от сделки в связи с нарушением порядка внесения роялти-платежей, так как ему стало известно о совершении Истцом сделок, о наличии которых Общество не было поставлено в известность. По состоянию на октябрь 2017 года долг по данным сделкам составил 18 тыс. руб.
Истец основывал свои требования на ст. 450 ГК РФ, которая дает право расторгнуть сделку ввиду существенного нарушения одной из сторон ее основных условий. Из общего смысла гл. 29 ГК РФ заявить требование о расторжении сделки можно, только если она фактически еще действует.
Также, исходя из ст. 12 ГК РФ, расторжение договора выступает в качестве одного из способов защиты нарушенного права. Общество уведомило ИП о прекращении договора 14.12.2017 г., следовательно, отношения сторон по договору завершились. Поэтому выраженная в иске просьба о расторжении договора не поможет ИП восстановить его права и изменить отношения между сторонами. Суд пришел к выводу, что Истец выбрал не тот способ защиты, который следовало.
Кроме того, согласно ст. 450 ГК РФ, договор можно расторгнуть при серьезных нарушениях со стороны контрагента. Наличие таких обстоятельств должен доказать Истец.
В иске указано на невыполнение Обществом пунктов договора, связанных с неоказанием консультационных услуг и помощи в выполнении ряда задач в течение срока действия договора. Но ИП не предоставил суду ни одного доказательства, которое бы подтвердило, что помощь не была оказана. Кроме того, у ИП имелись претензии к Обществу лишь к одному из четырнадцати составляющих ноу-хау.
Следовательно, если даже имело место неисполнение обязанностей со стороны Ответчика, то они носили незначительный характер.
Особенности расторжения лицензионного договора о передаче секрета производства
Под секретом производства ГК РФ понимает любую информацию об итогах интеллектуального труда в сфере науки и техники, а также о вариантах ведения профессиональной деятельности, которые не известны широкому круг лиц и имеют в силу этого коммерческую ценность (п.1 ст. 1465 ГК РФ).
В спорном договоре был подробно описан состав передаваемого ноу-хау. Информация передавалась вместе с обязательством обучения Истца порядку его применения.
ИП в течение срока действия договора вносил требуемые роялти-платежи и не высказывал замечаний по порядку их внесения. В последующем им без возражений подписаны акты, в которых был перечислен перечень передаваемых сведений, составляющих ноу-хау.
Согласно нормам гражданского законодательства, контрагент не может требовать вернуть то, что получено или исполнено им до даты расторжения сделки, если об ином не было отдельного уговора.
Стороны в п. 8.3 лицензионного договора закрепили правило, согласно которому нельзя просить вернуть то, что передано лицензиару в связи с исполнением договорных обязательств. Общество передало ИП ноу-хау, в ответ ИП оплатил паушальный взнос в сумме 400 тыс. руб. Общество надлежаще исполнило свои обязанности, следовательно, требовать возврат взноса у ИП не было права.
Кроме того, из всех имеющихся документов следовало, что контрагенты согласовали порядок расчетов как 25% от суммы сделки, и ИП последовательно вносил указанные платежи, не высказывая возражений.
ГК РФ закрепляет принцип добросовестного поведения сторон сделки. Поэтому ИП не должен основывать свои требования на ином толковании договора, чем то, о котором договорились стороны.
Апелляция не нашла оснований для отмены решения нижестоящего суда
Апелляционная коллегия согласилась с выводами суда 1-ой инстанции:
- обязательства между сторонами были прекращены в декабре 2017 г., Истец выбрал ненадлежащий способ защиты своего права;
- Общество выполнило свои обязательства, в силу чего Истец не мог требовать возврата паушального платежа;
- расчеты роялти-платежей осуществлялись в соответствии с имеющейся договоренностью между контрагентами, следовательно, Истец действовал недобросовестно, выставляя требование о признании его недостоверным;
- ссылка Истца на невозможность ведения коммерческой деятельности ввиду прекращения Ответчиком договора не была принята, так как указанное не могло быть положено в основу отмены решения или признания иска.
Таким образом, если лицензиат нарушает условия договора, то сторона, которая обладает исключительным правом на секрет производства, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, без возврата всего полученного по сделке ранее.
Вопрос-ответ
Ответ: Под «ноу-хау» понимаются секреты производства (опыт, знания, технологии и т.д.), имеющие определенную ценность (как действительную, так и потенциальную), вследствие неизвестности их другим лицам. При условии, что третьи лица не имеют доступа к такой информации даже на законных основаниях, а правообладатель предпринял все возможные меры защиты прав. Признаками ноу-хау являются:
- информация носит общедоступный характер;
- информация является полезной и важной для производства;
- информация известна третьим лицам;
Универсальным способом распоряжения правами интеллектуальной собственности является лицензионный договор. Он может быть признан недействительным в случае нарушения одного из пунктов.
С момента утраты конфиденциальности право на ноу-хау прекращается у всех правообладателей, поскольку ноу-хау в таком случае не имеют коммерческой ценности. Способ защиты нарушенных прав в таком случае сводится к получению компенсации за причиненные убытки.
При несоблюдении требований о государственной регистрации предоставление права использования ноу-хау считается несостоявшимся, что также является существенным нарушением условий контракта.
Ноу-хау может иметь несколько обладателей лишь в том случае, если каждый из них добросовестно и независимо от других стал обладателем секретных сведений, т.е. в смог в силу опыта, полученных знаний либо исследований.
Ответ: ГК РФ предусмотрено несколько видов договоров на секрет производства:
- Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства
- Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства
Таким образом, такой договор не может быть расторгнут сразу после заключения. Соглашение будет действовать как минимум 6 месяцев со дня извещения одной стороной о расторжении, если более длительный срок не оговорен текстом документа.
Стоимость услуг
Необходимые документы
- Характеристики товаров (услуг), производимых с использованием ноу-хау;
- Ожидаемый срок полезной жизни объекта;
- Краткое описание настоящей деятельности и истории предприятия-правовладельца.
Количественные характеристики:
- Затраты на создание объекта ноу-хау;
- Себестоимость и цена единицы товара с использованием ноу-хау;
- Источники получения доходов от использования ноу-хау и прогнозируемая выручка от продажи товаров (услуг);
- Технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и экономические показатели получения доходов от использования ноу-хау:
-Увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции с использованием ноу-хау / Повышение цены / Снижение себестоимости при использовании; - Произведенные затраты:
-на освоение в производстве и организацию выпуска и реализации товаров с использованием ноу-хау;
-на маркетинг;
-на страхование рисков осуществления проектов с использованием ноу-хау.
В зависимости от целей и назначения оценки данный пакет документов может быть пересмотрен при согласовании с Заказчиком.
Зачастую, при заключении лицензионного договора в отношении объектов авторского права у сторон возникает много вопросов о способах использования, механизме и размере оплаты лицензионных платежей и иных вопросов взаимодействия. После их решения, когда договор наконец подписан и, предоставление права зарегистрировано, то кажется можно спокойно использовать предоставленное право и все основные сложности урегулированы.
Однако, это не всегда так, зачастую, по прошествии определенного времени, могут также появиться проблемы, некоторые из которых мы попытаемся обсудить.
Одним из возможных вопросов, который вызывает опасение – проблема беспрепятственного расторжения договора. Мы касались данного вопроса в одной из статей, тем не менее, данная проблема многогранна.
Вопросы возможности одностороннего расторжения беспокоят обе стороны.
То, что касается интересов Лицензиата - нередки случаи, когда в начале сотрудничества, Лицензиат начинает понимать бесперспективность своей позиции, а также тот факт, что за оплаченный лицензионный платеж, полученный объем прав по договору не принесет желаемой прибыли.
Вопрос начала сотрудничества по лицензионному договору требует тщательного, вдумчивого анализа, консультаций специалистов, по возможности, получение информации от других Лицензиатов. Напротив, бывает, когда предприниматели на основе первоначальной, не столь детально проверенной, но «оглушительной» информации об ожидаемой прибыли, заключают договор, а далее, начинают понимать «неоднозначность» своих ожиданий.
И в этом случае, Лицензиат, всевозможными способами начинает «раскачивать» взаимоотношения, пытаясь любым образом прекратить сотрудничество, не прибегая к судебному разбирательству.
Зачастую, условия договора не позволяют сторонам беспрепятственно расторгнуть договор в одностороннем порядке в уведомлением другой стороны за определенный период времени.
Таким образом, предположительно, договор может содержать в себе следующие условия его расторжения:
- по взаимному соглашению Сторон;
- в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон с возмещением убытков виновной Стороной;
- в случае ликвидации или реорганизации одной из Сторон;
- по решению суда.
Необходимо отметить, что помимо прочего существует императивная норма, о которой не стоит забывать, так согласно п. 4 ст.1237 ГК РФ: «При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение».
Тем не менее, если данное нарушение отсутствует, можно ли Лицензиату быть уверенным, что сложившимся отношениям, при условии добропорядочности самого Лицензиата ничего не грозит?
К сожалению, это не всегда так. Существуют механизмы, при которых Лицензиар, в случае его намерения «выйти из данного договора» может попытаться это сделать. Причин тому может быть множество: условия договора могут предусматривать получение единоразового паушального платежа, тем самым, в финансовом отношении, продолжение взаимоотношений для Лицензиара лишено особого смысла.
Правообладатель может предпринимать различного рода действия для прекращения договора, понимая свою возможность получения дополнительной прибыли от конкурентов Лицензиата.
Более того, может планироваться механизм «недобросовестной конкуренции». Подчас, намерение нескольких сторон повладению определенным знаком, либо возможность хотя бы его использования на основании лицензионного договора, является причиной жесткой конкурентной борьбы, что также является основанием для построения непростой «боевой стратегии». В результате данной конкуренции, возникают ситуации, когда именно вопрос владения, либо использования товарного знака является краеугольным и от него зависит продолжение ведения бизнеса и, как следствие, возможность несения колоссальных убытков.
В случае наличия вышеуказанных причин, Лицензиар также может предпринимать недобросовестные действия по возможному прекращению лицензионного договора. Зачастую, стандартный лицензионный договор вменяет в обязанность Лицензиара следить за сроком правовой охраны товарного знака, и осуществлять действия по его продлению. Однако, помимо прочего, Лицензиар может как не предпринимать действий по продлению, так и напротив, подать документы на прекращение правовой охраны.
«В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.»
Понятно, что данные действия будут являться причиной дальнейшего прекращения договора. Как в данном случае следует поступить Лицензиату и будет ли предусмотрена какая-либо ответственность за подобные недобросовестные действия со стороны Лицензиара?
Помимо прочего, договор может содержать условия об обязанности Лицензиара информировать Лицензиата, в случае планируемого отчуждения знака, но как быть, если отчуждение произошло, а Лицензиат узнал об этом только позже самостоятельно? Можно ли также привлечь Лицензиара к ответственности?
К сожалению, это далеко не всегда возможно, информирование о планируемом отчуждении не означает права преимущественного приобретения, поэтому можно говорить об общей гражданско-правовой ответственности, если только новый Правообладатель препятствует использованию знака и Лицензиат несет убытки, но если такого не происходит, то доказать возникновение возможных убытков в связи с произошедшим отчуждением крайне затруднительно.
Привлечение к ответственности и взыскание убытков за нарушение условия о поддержании Правообладателем правовой охраны знака также не однозначно.
Еще более сложной является ситуация, когда данные факты присутствуют в совокупности: так Правообладатель не предпринял действий по продлению, произвел отчуждение знака на другую компанию, и, в довершение всего, новый Правообладатель самостоятельно подал на себя заявку сходного до степени смешения товарного знака.
При совокупности таких обстоятельств, Лицензиат отлично понимает, что ведется «нечистоплотная игра» и пользование знаком на законных основаниях неумалимо подходит к своему финалу. Данные действия, без сомнения, могут расценивать как недобросовестная конкуренция.
Так, в соответствии со ст. 10 ГК РФ:
«Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.»
Таки образом, заключая лицензионный договор, необходимо стараться предвидеть возможные неблагоприятные последствия. Если же такие последствия наступили, то без сомнения, в такой ситуации можно и нужно защищать свои интересы. Необходим тщательный анализ всех сложившихся обстоятельств и выработка правильной и действенной правовой стратегии для осуществления дальнейшей судебной защиты.
Мы продолжаем тему прав на интеллектуальную собственность. Главное правило такое: нельзя использовать чужую работу, пока не разрешил автор. Вот что мы об этом написали:
Юрист Дарья Тимохина рассказывает, как получить права по лицензионному договору. Пока рассказываем о российских лицензиях, о зарубежных поговорим в другой раз.
Зачем нужен лицензионный договор
Лицензионный договор — один из способов получить права на работу автора. Без прав нельзя использовать чужое: ни фото из Гугл-картинок, ни музыку с фейсбука, ни твит. Иначе автор может подать в суд и отсудить компенсацию до пяти миллионов рублей.
Лицензионный договор используется в двух случаях. Чаще всего, когда автор передает права не одному клиенту, а нескольким. Так работают стоки с фотографиями, сервисы для бухгалтерии и ЦРМ, дизайнерские студии со шрифтами.
В магазине студии Артемия Лебедева можно купить шрифт по лицензии. Это значит, что такой шрифт может быть у вас и вашего конкурента. Магазин шрифтов на сайте студии Ледебева
Есть еще одна ситуация для лицензионного договора — когда закон требует заключить такой договор. Речь о программе и товарном знаке. Программист разработал программу, и если компания хочет ее получить, она вправе это сделать только по лицензионному договору.
Чтобы было проще составить договор, мы приготовили шаблон. Шаблон можно скачать и заполнить под себя.
Простая и исключительная лицензия
Лицензия бывает двух типов: исключительная и неисключительная. Разница в том, у кого право использовать работу автора.
Если автор планирует передать права нескольким людям, хоть трем, хоть сотне — он подписывает договор на неисключительную лицензию. Еще она называется «простой».
Если автор передает права одному клиенту и больше никому передавать не будет, у него договор на исключительную лицензию.
Неисключительная, или простая
Фотограф сделал серию снимков с котами и передает ее Шатерстоку. Его фотографии могут быть где угодно: на рекламе банка, обложках тетрадей, календарях
Исключительная
Фотограф снял серию котов, передает ее ООО «Питомцы» и не может передавать кому-либо еще
В договоре необязательно указывать тип лицензии — можно составить договор без упоминания, какая это лицензия, исключительная или простая.
Если в договоре нет типа лицензии, она считается простой и неисключительной. Поэтому клиентам надо обратить внимание на формулировки, иначе может оказаться, что автор вправе передать работу другим компаниям, в том числе конкурентам клиента.
Форма договора
Договор должен быть письменным, устно договориться о лицензии нельзя, это требует 1235-я статья Гражданского кодекса. Зато форму договора можно выбрать на свой вкус.
Есть вариант «бумажного» договора. Например, клиент хочет использовать фотографию, составляет договор, распечатывает и дает фотографу на подпись. Это бумажный договор.
Еще вариант — составить оферту и опубликовать ее на сайте. Оферта нужна, чтобы передавать права разным клиентам.
Фотосток публикует оферту на сайте, и теперь ему не надо бегать с договором за каждым клиентом. Компании нужна фотография, значит, она идет на сайт, смотрит оферту, подписывает и получает фотографию. Фотостоку не надо тратить время на договор.
Правила оферты для лицензионного договора такие же, как для любого другого. О правилах оферты рассказываем в статье Дела.
Кто подписывает договор
Инициатором лицензионного договора может быть любой:
- автор — тот, кто создал работу, например, сделал фотографию;
- правообладатель — компания, которая выкупила фото у автора и теперь перепродает права на нее;
- потенциальный клиент — компания, которая планирует использовать фотографию.
В договоре есть два термина: лицензиар и лицензиат. Лицензиар — тот, кто передает права на работу, например, автор. Лицензиат — кто получает права. Расшифровка есть в начале договора или конце. Можно составить договор так:
Условия передачи прав
Что клиент вправе делать с работой и на каких условиях — обязательные пункты лицензионного договора. Без них клиент рискует. Партнер сможет оспорить трактовку договора, а суд — решить, что договор вовсе не заключили.
Вот что нужно описать в договоре: на что автор передает права, кому и для какой территории.
На что автор передает права или предмет договора. Как описать предмет, чтобы защитить себя от недопонимания, мы рассказывали в статье Дела. Если кратко, подход такой: чем точнее опишете, тем надежнее договор. Примеры описания:
Автор передает заказчику десять фотографий в формате RAW от 5 марта 2017 года, записанных на диск DVD-R 4.7 GB 1-4x. Сюжет фотографий: портрет девушки с веслом, яблоком, на мотоцикле, качелях, с удочкой, в зимнем саду, квартире, музее, коробке, библиотеке. Фотографии сделаны на фотоаппарат Nikon D3100 kit 18-55.
Администрация предоставляет неисключительную лицензию на использование платформы и оказывает сопутствующие услуги. Платформа — программный комплекс администрации, который расположен по адресу https://tilda.cc.
В каком формате передает: на флешке, диске, ссылкой на электронный архив.
Территория. Территория может быть любой: вся страна, конкретный город или без ограничений. Возможные формулировки:
Лицензиат вправе использовать работу на территории Краснодарского края;
… без ограничения по территории.
Кто получает права. Кажется, это простой пункт: раз компания подписывает договор, значит, у нее права. Это не совсем так.
Компания получает доступ к программе, но программой будет пользоваться не абстрактная компания, а сотрудники. При этом надо разобраться, кого считать сотрудниками: стажеров, только штатных и неуволенных; которые работают в России или где угодно.
Еще вопрос — сколько сотрудников получают доступ и как их считать. Если завтра компания наймет пятьсот сотрудников, они все могут получить доступ? На все вопросы надо найти ответы в договоре.
Что можно делать с работой
В законе нет требований к условиям, поэтому можно ставить любые, которые выгодны правообладателю и клиенту.
Требования ЦРМ Мегаплана: «Право использовать экземпляр программы для собственного потребления без права переделки или иной переработки, без права распространения». Договор и условия целиком, на сайте Мегаплана.
Конструктора для сайта «Тильды»: «Пользователь не вправе изменять, настраивать, переводить или создавать производные продукты, основанные на сайте и элементах библиотеки, а также интегрировать сайт или элементы библиотеки в другие результаты интеллектуальной деятельности». Договор Тильды.
Студии Артемия Лебедева. «Персональные и студенческие лицензии дают право воспроизводить шрифт на одном компьютере и использовать его в личных и некоммерческих проектах.
Студенческая лицензия предоставляет право студенту на бесплатное использование шрифта в учебных некоммерческих проектах в течение всего периода обучения.
Персональная лицензия предоставляет право на использование шрифта для оформления личных документов, сайтов или блогов, не связанных с коммерческой деятельностью». Договор студии Артемия Лебедева.
Для программ есть ограничения: нельзя запрещать действия, которые нужны для работы с ней. Об этом говорит 1280-я статья Гражданского кодекса. Например, нельзя запретить «изучать, исследовать или испытывать функционирование программы в целях определения идей и принципов». Для всего остального ограничений нет.
Правило такое: если в договоре написано «нельзя делать вот так», значит, нельзя. А если запрета нет — значит, всё разрешено. Поэтому прежде чем подпишете договор, убедитесь, что в запрете нет чего-то важного.
Возможность перепродать права
В лицензионном договоре может быть право на сублицензионный договор или, на русском языке, право передавать права кому-то еще. Условие важно, если одна компания получает права на работу, чтобы потом перепродать другой. Например, так делают фотостоки и дистрибьюторы программ.
Нельзя передать права кому-то без письменного согласия правообладателя, это требование 1238-й статьи Гражданского кодекса.
Если согласие на перепродажу понадобится, есть два варианта: написать отдельный документ о согласии или прописать разрешение в лицензионном договоре. В обоих случаях подходит фраза: «Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры. Лицензиат обязан уведомлять лицензиара о таких договорах».
Срок действия договора
В лицензионном договоре обычно есть срок действия. Могут быть фразы:
Договор действует в течение 10 (десяти) лет, начиная со дня его заключения;
… с момента акцепта до момента удаления аккаунта пользователя;
… до полного исполнения всех обязательств.
Формально указывать срок в договоре необязательно. Если срока нет, договор действует и все обязательства в силе. Правда, в этом случае срок устанавливает закон — пять лет. Это норма из 1235-й статьи Гражданского кодекса.
Если компания подписывает договор не с автором, а с правообладателем, надо перепроверить срок договора. Лицензионный договор действует столько, сколько действуют исключительные права. Вот что это значит:
Фотограф передал права на серию с котами фотостоку до 2020 года.
Сейчас 2018 год. Значит, фотосток вправе перепродавать права на серию еще два года.
Если фотосток продаст серию в 2021 году, договор на серию будет недействительным. Автор может подать иск против компании, которая купит фотографии, и отсудить компенсацию до пяти миллионов рублей.
Исключение из правила — права на ноу-хау. Как работать с ноу-хау — тема отдельной статьи. Если нужно разобраться сейчас, о сроке говорится в 1469-й статье Гражданского кодекса.
Подпись на договоре
Подпись для бумажного договора очевидная: клиент и автор расписываются вживую.
Для оферты вариантов больше. Правила оферты для лицензионного договора такие же, как для любого другого — для оферты нужна подпись.
Скаенг продает уроки английского через оферту. Акцепт для оферты — оплата занятий: «При оплате пользователем сервиса, предлагаемого на Сайте и/или использовании cервиса или его отдельных функций, пользователь считается принявшим настоящий договор в полном объеме, без всяких оговорок и исключений (акцепт пользователя)». Договор Скаенга
Самые частые акцепты — это оплата или регистрация. Такие варианты законные и надежные, их можно использовать в лицензионном договоре.
Проверка прав
Откровенные мошенники встречаются не каждый день. Скорее всего, вот такой ситуации не будет: компания украла программу и теперь перепродает на нее права. А потом появляется настоящий автор и начинает судиться со всеми, кто незаконно использовал его программу. Но как юрист советую перестраховаться.
Хорошо, если в лицензионном договоре есть фраза, которая подтверждает наличие прав.
Цитата договора «Тильды»: «Администрация является правообладателем платформы и ее составных частей (код, дизайн, базы данных, ноу-хау, библиотеки, блоки, шаблоны)». Договор Тильды
Цитата из Мегаплана: «Исключительные права на программу принадлежат лицензиару на основании договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Мегаплан», зарегистрированного года, рег. No РД 6 7802(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ No 2 008 612 405, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 19 мая 2008 г.)». Договор Мегаплана
Цитата договора дизайнерской студии: «Студия гарантирует, что исключительное право на материалы в полном объеме принадлежит только студии. В случае претензий или исков к заказчику из-за нарушений прав третьих лиц студия урегулирует претензии за свой счет».
Часто по лицензионному договору права продает не автор, а его посредник. Посредником может быть внешняя компания, например, фотосток или маркетплейс — интернет-магазин, который продает чужие программы или услуги.
Исключительные права работодателя, статья в Деле
Еще посредником бывает работодатель. Например, дизайнерская студия поручает дизайнерам разработать шрифты, они их готовят, и студия их продает клиентам. В этом случае авторы — это сотрудники, а студия — посредник в продажах.
Если покупаете у посредника, лучше убедиться, что у него есть право перепродавать права. У работодателя здорово попросить отрывок из шаблона трудового договора. Подходит цитата со словами о получении исключительных прав. Например:
Все исключительные права на произведения, созданные работником в ходе выполнения трудового договора, принадлежат ООО «Маркиза».
У внешней компании-посредника можно попросить договор между компанией и автором. Автор просто так не передает права на работу, он тоже подписывает договор. Необязательно просить договор целиком, достаточно выдержки, например, начала договора:
Иванов И. И отчуждает исключительные права на фотографии ООО «Лучший фотосток Саратова».
Не факт, что получится собрать подтверждение наличия прав. Если речь о фотографии со стока, и это не редкое извержение вулкана, а обычные котики, можно не тратить время на сбор доказательств.
Если покупаете что-то дорогое — программу или фото с вулканом, советую перестраховаться. Возможно, разбирательства с автором займут больше времени, чем сбор доказательств.
Короче
Что написать в договоре
На что правообладатель передает права и в каком формате
Что можно делать с работой и на какой территории
Можно ли перепродавать права
Срок действия договора
Как подстраховаться
Проверить, какая лицензия по договору — исключительная или простая
Убедиться, что у правообладателя есть права на работу
5 ЛЕТ
действует лицензионный договор, если не указать срок
Образец договора в 2021 году
Бланк лицензионного договора
Образец договора, подготовленный специалистами сервиса.
-->Инструкция по составлению договора
Договор исключительной лицензии заключается, если передаётся в эксклюзивное пользование результат интеллектуальной деятельности (программа ЭВМ, изображение, фотография и др.), на определенный срок. При этом автор не вправе передавать его в использование другим лицам, а также самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности теми же способами, которые указаны в лицензионном соглашении. Однако, автор сохраняет право доработки результата интеллектуальной деятельности, модификации и создания на его основе новых результатов.
Шапка договора
Здесь необходимо указать место и дату заключения соглашения, и реквизиты сторон. Сторонами в данном случае будут выступать:
- Лицензиар — лицо, предоставляющее другому лицу право на использование объекта лицензии.
- Лицензиат — лицо, приобретающее у собственника (лицензиара) право использования результата интеллектуальной деятельности.
При этом сторонами могут выступать как физические лица, так и субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели).
Предмет договора
Чтобы переданные права на результат интеллектуальной деятельности были признаны исключительными, это должно быть прямо прописано в тексте заключённого между сторонами соглашения. То есть можно прописать, что права предоставляются на основании исключительной лицензии, либо прописать запрет на заключение лицензионных договоров с третьими лицами, но лучше всего указать и то, и другое.
Обязательным является указание предмета соглашения, то есть результата интеллектуальной деятельности, право использования которого передаётся по договору. При этом в тексте должны быть указаны характеристики и описание РИД, например, можно перечислить следующие характеристики: жанр, тематика, исключительные особенности произведения, язык программирования и функционал программы, особенности построения и назначения базы данных, и иные сведения, позволяющие идентифицировать результат интеллектуальной деятельности.
Если права на предмет зарегистрированы в Роспатенте, то укажите данные свидетельства о регистрации результата интеллектуальной деятельности.
Права и обязанности сторон
Ещё одно обязательное условие, которое нужно прописать в тексте соглашения — это способы использования объекта. По закону Лицензиат приобретает право использования объекта исключительного права только способами, прямо указанными в лицензионном договоре. Поэтому в разделе о правах и обязанностях сторон укажите весь список прав, которые передаются Лицензиату.
В договоре можно обозначить территорию использования прав, если территория в договоре не указана, Лицензиат вправе осуществлять использование РИД на всей территории Российской Федерации.
Укажите в этом разделе на какой срок Лицензиар предоставляет права на использование объекта интеллектуальной деятельности.
Также можно прописать в соглашении обязанность Лицензиата предоставлять отчёты об использовании РИД ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или в иной срок. Или можно указать, что отчёты предоставляются по требованию Лицензиара. В отчётах может указываться способ использования, информация о проданных экземплярах: количество экземпляров, стоимость, территория распространения и т.д. По сути, отчёт — это формальность, которая позволяет правообладателю отслеживать, используется ли произведение в рамках договора или нет.
Порядок выплаты вознаграждения
Исключительная лицензия обычно предполагается возмездной, поэтому определите в договоре размер вознаграждения, которое может быть единовременным, выплачиваться периодически или рассчитываться в зависимости от объема использования (от дохода за использование результата интеллектуальной деятельности).
Обязательно пропишите срок, в течение которого должно быть выплачено вознаграждение. Можно также указать способ выплаты: обычно это происходит путём перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
Ответственность сторон
Каждая из сторон должна нести ответственность в случае нарушения своих обязанностей. Лицензиар со своей стороны должен гарантировать, что он является законным правообладателем прав на объект интеллектуальной деятельности и на момент подписания договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены.
Если Лицензиар нарушит свое обязательство по передачи прав, то вторая сторона может расторгнуть договор и требовать уплаты неустойки. Также если Лицензиат не выплатит в срок вознаграждение, Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора и потребовать уплаты неустойки. Размер неустоек должен быть адекватным. Обычно указывают 0.1-1% от суммы договора.
Читайте также: