Действие патента которое было прекращено в связи с тем что патентная пошлина не была уплачена
Опубликовано: 18.05.2024
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу учета нематериального актива для целей налогообложения прибыли сообщает следующее.
налогоплательщик использует в производственной деятельности патент на изобретение. Патент учитывается в составе нематериальных активов, применяется линейный метод начисления амортизации. Патент досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание его в силе. Через определенный промежуток времени действие патента было восстановлено до истечения срока его действия. При этом изобретение продолжало использоваться в деятельности в периоде прекращения действия патента.
Согласно статье 1399 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно, в частности, при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе – со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.
Пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ предусмотрено, что действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.
В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) амортизируемым имуществом в целях главы 25 Кодекса признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 Кодекса), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.
Согласно пункту 3 статьи 257 Кодекса нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
К нематериальным активам, в частности, относится исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель.
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных Кодексом.
Пунктом 2 статьи 258 Кодекса установлено, что определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика).
По нематериальным активам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 6 абзаца третьего пункта 3 статьи 257 Кодекса, налогоплательщик вправе самостоятельно определить срок полезного использования, который не может быть менее двух лет.
Таким образом, по мнению департамента, в период между датой прекращения действия патента на изобретение и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента соответствующий нематериальный актив исключается из состава амортизируемого имущества по причине отсутствия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности.
При восстановлении действия патента на изобретение амортизация по соответствующему нематериальному активу начисляется в порядке, действовавшем до момента прекращения действия патента на изобретение.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Получайте свежие нормативные акты в удобном формате!
Загрузите бесплатное приложение «Нормативные акты для бухгалтера» для Windows!
Эффективной мерой защиты является получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Наличие патента позволяет не только беспрепятственно использовать результат интеллектуальной деятельности, но и запрещать его использование третьим лицам.
Так в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»
Однако, технологический процесс не стоит на месте, разрабатываются новые передовые технологии, улучшаются и совершенствуются устаревшие устройства. Безусловно, это не может не радовать изобретателей и производителей. Вот только далеко не каждая технология и устройство патентуется. Это происходит в силу различных обстоятельств, либо получить патент невозможно, либо на это просто не хватает ресурсов.
Также существует иная категория производителей, как правило это молодые предприниматели или исключительно производственные компании, не имеющие возможности или желания что-то модернизировать за счет собственных усовершенствований. На таких производствах используются технические решения, которые уже стали общедоступными и их использование не нарушит ничьих прав.
Общедоступными результаты интеллектуальной деятельности могут стать тогда, когда срок действия патента истечет, а также использование запатентованных решений допускается в случае досрочного прекращения действия патента. Такие технические решения могут быть признаны использованными правомерно.
Если будет установлено, что результат интеллектуальной деятельности используется правомерно, то к производителю не могут быть предъявлены требования о запрете такого использования и о взыскании компенсации.
К правомерному использованию результата интеллектуальной деятельности может быть отнесен (ка то регламентировано пунктом 1 статьи 1359 ГК РФ) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных законом.
Даже в случае правомерного использования существуют риски предъявления со стороны патентообладателя претензий, такие риски необходимо учитывать и предполагать последствия признания использования незаконным.
Законодательством допускается использования результата интеллектуальной деятельности, патент на который досрочно прекращен. Как следует из статьи 1363 ГК РФ, действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, может быть прекращено досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1399 ГК РФ.
В соответствии со статьей 1399 ГК РФ «Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.»
Однако, в случае своевременной оплаты пошлины за поддержание патента в силе и за восстановление пропущенного срока действие патента может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины.
В случае восстановления действия патента, правовая охрана будет считаться действующей и у патентообладателя будет сохранено исключительное право использовать результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. Также патентообладатель сохраняет за собой права распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и запрещать его использование третьим лицам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1400 ГК РФ «Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).
Зачастую мы видим развитие следующей ситуации.
Патентообладатель, не заинтересованный в использовании и поддержании в силе патента, не оплачивает патентую пошлину. Как следствие действие патента прекращается досрочно.
Лицо, заинтересованное в использовании результата интеллектуальной деятельности, понимая, что патент не действует, налаживает производство, развивает продажи и приумножает прибыль.
Безусловно, патентообладатель, осуществляющий деятельность на одном и том же рынке, видит развитие своего конкурента. Понимая, что используется патент, патентообладатель оплачивает пошлины и восстанавливает правовую охрану своего технического решения.
Далее шаги понятны – направление претензионного письма, обращение в суд с требованием о запрете использования запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 1400 ГК РФ, пользователь предъявляет встречный иск, в котором утверждает, что действия по использованию результата интеллектуальной деятельности не может быть признаны незаконными, и требует сохранить за собой право на дальнейшее безвозмездное использование.
И снова о грустном – норма есть, но исходя из практики суды встают на стороны нерадивых патентообладателей, «бросивших» свои патенты, и удовлетворяют их требования, в удовлетворении встречного иска отказывают.
В этой связи, предпринимателям надлежит быть весьма осмотрительными при использовании «чужой» интеллектуальной собственности, даже если очевидно, что правовая охрана прекращена.
1. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента.
2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
3. Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).
4. Право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления.
Комментарий к Ст. 1400 ГК РФ
1. Восстановление действия патента впервые стало возможным на основании нормы ст. 30.1 Патентного закона РФ. Комментируемая статья воспроизводит действовавшее ранее положение о том, что действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (далее — действие патента), которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание его в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом и по ходатайству лица, которому принадлежал патент. В случае, если обладателем патента являлась группа лиц, то ходатайство подается указанной группой лиц (далее — лицо, которому принадлежал патент). Соответствующий Порядок восстановления действия патента Российской Федерации на изобретение, полезную модель, промышленный образец регламентировался Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 57 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6 мая 2003 г., регистрационный N 4506) .
———————————
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 34.
В настоящее время действует Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе.
В соответствии с положением названного Административного регламента ходатайство о восстановлении действия патента (далее — ходатайство) оформляется согласно образцу, приведенному в Приложении 6 к указанному Административному регламенту, и подается в течение трех лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе, но до истечения предусмотренного ст. 1363 ГК РФ срока действия патента. При подаче ходатайства в отношении патента, по которому сведения об уплате патентной пошлины за поддержание патента в силе отсутствуют, указанный трехлетний срок исчисляется с даты регистрации объекта, на который выдан патент.
Ходатайство подписывается лицом, которому принадлежал патент, или его представителем с расшифровкой имени и указанием даты его подписания. При подписании ходатайства руководителем юридического лица указывается его должность, подпись расшифровывается и скрепляется печатью. К ходатайству прилагаются:
— документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за восстановление действия патента;
— доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.
Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте, рассматриваются в двухмесячный срок с даты их поступления. Срок рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, исчисляется с даты поступления их оригиналов.
При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по адресу для переписки, указанному в ходатайстве, лицу, подавшему ходатайство, направляется запрос с предложением в трехмесячный срок со дня направления запроса представить отсутствующие и (или) исправленные документы.
При этом срок рассмотрения ходатайства исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не представлены, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента не продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее ходатайство.
Срок действия патента восстанавливается, если соблюдены условия подачи ходатайства и требования к документам, установленные вышеназванным Административным регламентом.
Сведения о восстановлении срока действия патента незамедлительно передаются для внесения в соответствующий объекту государственный реестр РФ и публикуются в официальном бюллетене Роспатента «Изобретения. Полезные модели».
В случае восстановления срока действия патента лицу, подавшему ходатайство, направляется Приложение к патенту с записью о восстановлении срока действия патента, с приведением даты досрочного прекращения действия патента (при отсутствии сведений об учете пошлин за поддержание патента в силе в качестве даты досрочного прекращения действия патента указывается дата регистрации объекта, на который выдан патент) и даты восстановления его действия (даты публикации сведений о восстановлении действия патента).
В записи Приложения к патенту о восстановлении действия патента на секретное изобретение приводятся дата досрочного прекращения его действия и дата внесения в Государственный реестр изобретений РФ записи о восстановлении действия патента.
2. Что касается положения о праве послепользования, то следует отметить, что указанное право также впервые было введено Патентным законом РФ и устанавливало возможность для любого лица в период между датой прекращения действия патента и датой официальной публикации сведений о восстановления его действия начать использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделать в указанный период необходимые приготовления к использованию. При этих условиях за таким лицом сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без расширения объема такого использования. Иными словами, использование должно осуществляться в объеме, который не превышает достигнутый до даты восстановления действия патента, либо в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям. Поэтому, если после даты восстановления послепользователь расширил объем использования, то патентообладатель вправе запретить его, а послепользователь может осуществить его дальнейшее расширение только с разрешения патентообладателя на основании лицензионного договора.
Споры о праве послепользования рассматриваются в судебном порядке.
Следует отличать право послепользования от права преждепользования, которое предназначено для защиты интересов и результатов параллельного творчества других лиц, если эти результаты возникли до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Так, ст. 1361 ГК РФ прямо предусмотрено, что лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 ГК) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.
Патентный поверенный № 2069
Патент может прекратить свое действие полностью, либо в части. В случае частичного прекращения действия патента, правообладателю выдается новый патент, ограниченный той частью, которая была признана действительной.
Действие патента может быть досрочно прекращено в одном из случаев.
Прекращение действия патента по инициативе правообладателя
Законный владелец патента может в любое время отказаться от своего права. Отказ от патента оформляется в виде заявления соответствующей формы, которое подается в Федеральный институт промышленной собственности. Правообладатель не обязан указывать в заявлении основания своего отказа.
Добровольный отказ правообладателя от права на патент может затронуть интересы владельцев лицензий на право использования такого патента. Однако, законодательство Российской Федерации не дает право лицензиату оспаривать такой отказ от патента. В таком случае лицензиат может привлечь лицензиара к ответственности в соответствии с условиями заключенного договора.
В случае, если применение патента стало для Вас экономически не целесообразным, он технически устарел, либо результаты его применения не пользуются спросом наши патентные поверенные подготовят заявление на добровольное прекращение действия патента и отправят его в Федеральный институт промышленной собственности.
Прекращение действия патента из-за неоплаты государственной пошлины
Патент автоматически утрачивает силу, если правообладатель не производит оплату ежегодных пошлин. Так действие патента прекращается, если не была уплачена пошлина за очередной год и после истечения дополнительного срока, составляющего 6 месяцев со дня окончания срока оплаты.
Помните, что Роспатент ведет контроль за оплатой ежегодных пошлин! Информация о досрочном прекращении патента публикуется в официальном бюллетене Федерального института промышленной собственности, а также на сайте Роспатента. Обратите внимание, что данный источник является общедоступным. Ваши конкуренты могут воспользоваться ситуацией и начать использовать аннулирование действия патента в собственных целях.
Патент, действие которого было прекращено в связи с неоплатой ежегодного взноса может быть восстановлен в течение 3 лет. Однако в тот период, когда патент прекратил свое действие и еще не был восстановлен, Вашим решением совершенно беспрепятственно может пользоваться любое лицо.
Патентные поверенные нашего Бюро восстановят действие Вашего патента. Также мы можем помочь снизить до возможного минимума использование Вашего патента лицами, которые воспользовались решением в период отсутствия его правовой охраны.
Признание патента недействительным
Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть признан недействительным на протяжении всего времени своего действия. Основаниями могут стать такие обстоятельства как:
- Несоответствие решения, на который уже выдан патент, условиям патентоспособности. Основание является наиболее часто используемым для признания патента недействительным. Заявление на признание патента недействительным подается в Роспатент.
- наличие в формуле изобретения или полезной модели, а также в перечне существенных признаков промышленного образца данных, отсутствовавших на дату подачи заявки. Заявитель имеет право до вынесения решения о регистрации патента вносить изменения в свою заявку. Однако, нужно осторожно пользоваться таким правом! Помните, что, внося изменения и дополнения в свою заявку, Вы не должны менять сущности своего решения, описанного в первоначальной заявке. Решение о признании патента недействительным принимает Роспатент.
- выдача патента при н наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы с одинаковой датой приоритета. В такой ситуации заявители обязаны заключить между собой соглашение о том, кому из них должен быть выдан патент. В случае, если заявители не смогли согласовать кому достанется патент, патент не сможет получить ни один из заявителей.
- выдача патента с указанием в нем в качестве автора лица, которое автором не является, или не указания лиц, которые являются авторами. Внимание! Признание патента недействительным, в случае предоставления неверной информации об авторах патента, производится в Суде по интеллектуальным правам (Патентном суде). Это отличает данное основание от трех предыдущих.
Для правообладателей патента
Важно знать, что за признанием патента недействительным может обратиться любое лицо. То есть, в отличие от процедуры признания недействительным товарного знака, где инициатор аннулирования должен доказать свою заинтересованность, заявление о прекращении деятельности патента может подать любой гражданин или юридическое лицо, которое выявило нарушение.
Для патентообладателя данное правило повышает риск утраты исключительного права на патент. Поэтому очень важно оперативно и профессионально реагировать на появление информации о возможном оспаривании Вашего патента.
Наши юристы, специализирующиеся на защите интеллектуальной собственности, имеют богатый опыт защиты интересов правообладателей патентов. Специалисты проведут подробную консультацию по вопросу защиты Вашего патента от признания его недействительным, а также помогут защитить интересы в Роспатенте и Суде по интеллектуальным правам
Для лиц, которые хотят признать патент недействительным
Признание действующего патента недействительным может понадобиться Вам, если при патентовании своего решения Вы обнаружили существование противопоставленного патента, который помешает защитить Вашу разработку.
Отдельной категорией лиц, которые могут признать патент недействительным, являются авторы такого патента. Не всегда заявители, при подаче документов на регистрацию, включают в заявление всех авторов патентов.
Напоминаем, что любое лицо, вне зависимости от заинтересованности, может выступить инициатором признания патента недействительным. Для обеспечения успеха аннулирования патента перед подачей заявления на досрочное прекращение действия патента, необходимо подготовить сильную правовую позицию и подкрепить ее доказательствами, к которым, в том числе относятся результаты патентной экспертизы
Для достижения Вашей цели специалисты Патентного Бюро проведут патентную экспертизу с целью определения патентоспособности, представят Ваши интересы при административном обжаловании в Роспатенте, а также, в случае необходимости, защитят Ваши интересы в Суде по интеллектуальным правам.
Получить подробную информацию Вы можете у экспертов нашего Патентного бюро.
Для этого позвоните по телефонам наших офисов или заполните форму обратной связи на сайте.
"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 22, декабрь 2018 г., с. 64-67
Гражданский Кодекс РФ (далее - ГК РФ) в ст. 1399 1 закрепляет случаи, когда действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:
на основании заявления, поданного патентообладателем в Роспатент;
при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе.
Если патент досрочно прекращен по заявлению патентообладателя, то такой патент восстановлению в порядке ст. 1400 ГК РФ1 не подлежит, а значит, правовая охрана на изобретение, полезную модель или промышленный образец отсутствует с момента досрочного прекращения действия патента.
Однако в соответствии с пунктом 1 ст. 1400 ГК РФ1 действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или по ходатайству правопреемника этого лица.
Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия патента.
Согласно пункту 3 ст. 1400 ГК РФ1 любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).
Право послепользования - это субъективное право лица, не являющегося патентообладателем, безвозмездно использовать решение, в отношении которого восстановлено действие досрочно прекращенного патента.
Содержание права послепользования сводится к тому, что послепользователь продолжает после восстановления действия патента использовать объект патентных прав без согласия патентообладателя, без заключения с ним лицензионного договора и без выплаты ему вознаграждения в объеме, существовавшем в период, когда действие патента было прекращено. Данный вывод подтверждается судебной практикой, например, постановлением суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2018 г. по делу № А76-8501/2017.
Для возникновения права послепользования у любого лица достаточно начать использование патента или осуществить необходимые к использованию патента приготовления.
Необходимое приготовление квалифицируется судами как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, которое можно объективно успешно реализовать 2 .
При анализе судебной практики выявлено, что суды оценивают факт необходимого приготовления исходя из представленных документов стороной, ссылающейся на право безвозмездного послепользования.
Так, в мотивировочной части по делу № А76-8501/2017 при доказывании возникновения права послепользования указаны следующие документы, представленные ответчиком:
письмо, в котором ответчик извещает о готовности поставлять пластиковые крышки в объеме 5 млн штук;
договоры на поставку.
В результате изучения представленных доводов и документов суд установил, что ответчиком представлены доказательства, «подтверждающие наличие у него производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства спорной продукции» 3 .
Для возникновения у любого заинтересованного лица права безвозмездного послепользования изобретением, полезной моделью или промышленным образцом требуется, чтобы таким лицом были соблюдены условия, установленные законодательством.
Право послепользования возникает при одновременном соблюдении следующих условий.
1. Соблюдение срока, в течение которого необходимо начать использование патента, чтобы у лица возникло право послепользования и не были нарушены исключительные права патентообладателя.
Это период между датой досрочного прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента.
При системном анализе сроков административной процедуры по восстановлению патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец выявлено, что между потенциальной датой подачи патентообладателем ходатайства о восстановлении патента (если патентообладатель изъявит желание восстановить патент) и до опубликования решения о восстановлении патента в официальном бюллетене может пройти максимум 69 дней 4 .
Точная дата, до которой лицо может начать использовать патент для возникновения у него права послепользования, зависит от даты опубликования в бюллетене Роспатента решения о восстановлении патента.
2. Следующим условием является фактическое использование лицом решения по патенту или осуществление необходимых к использованию патента приготовлений.
3. Важным условием, подлежащим доказыванию в суде при установлении факта возникновения права послепользвания, является условие о тождественности использованного решения решению, выраженному в объекте интеллектуальных прав (в изобретении, полезной модели, промышленном образце).
Согласно правовым позициям Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда РФ право послепользования, так же как и право преждепользования, может быть установлено только в отношении тождественного охраняемого решения, начало использования которого приходится на период временного прекращения действия патента 5 , 6 .
В случае же установления судом обстоятельств отсутствия тождественных решений нормы ни о преждепользовании, ни о послепользовании применению не подлежат6.
4. Условие о сохранении объема послепользования.
Поскольку важным условием сохранения права послепользования у лица является сохранение объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца после восстановления патента, следует привести ряд правовых позиций и практику судов по данному условию.
В силу пункта 3 ст. 1400 ГК РФ 7 объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца является необходимым количественным показателем, определяющим юридические границы права послепользования и составляющим неотъемлемую часть существа этого права.
Без определения объема допустимого использования изобретения, полезной модели или промышленного образца по патенту право послепользования не может считаться установленным. Такой показатель в спорных правоотношениях устанавливается в суде 8 .
Под объемом суды понимают единицу произведенного товара: килограммы, литры, штуки и пр.
5. Добросовестность использования лицом решения.
Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ при оценивании действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. По общему правилу пункта 5 ст. 10 ГК РФ 7 добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное 9 .
Необходимость выполнения всех приведенных выше условий для возникновения права послепользования у любого лица подтверждаются также правовой позицией арбитражного суда г. Москвы от 6 февраля 2018 г., который отмечает следующее:
институт права послепользования имеет такую же правовую природу, цели регулирования и назначение, что и право преждепользования 10 ;
право преждепользования (послепользования) возникает при одновременном соблюдении обстоятельств: тождественность использованного решения решению, выраженному в объекте интеллектуальных прав (промышленном образце, полезной модели, изобретении); фактическое использование ответчиком решения; добросовестность использования решения; объем послепользования (преждепользования) 10 .
В заключение стоит отметить, что после восстановления патента патентообладатель имеет право подать иск о нарушении исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, что на практике встречается достаточно часто.
При подаче иска лицо, указывающее на наличие у него права послепользования, должно будет в суде подтвердить использование в период прекращения действия защищаемого патента всех признаков, присущих защищаемому патенту, а также объем послепользования, чтобы суд принял решение о признании за таким лицом права послепользования.
1 Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 г.) // «Российская газета», № 289, 22 декабря 2006.
2 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015 г.// «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 11, ноябрь, 2015.
3 Решение арбитражного суда Челябинской области от 7 декабря 2017 г. по делу № А76-8501/2017 // [Электронный ресурс] URL: https://kad.arbitr.ru/Card/67d93209-0a88-4f66-a6b1-a7b89e493c15(дата обращения: 10 октября 2018 г.).
4 Приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 N 812 (ред. от 7 июня 2017) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 N 40241).
5 Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. № 306-ЭС16-10423 // [Электронный ресурс] URL: http://supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1469784(дата обращения: 15 сентября 2018 г.).
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2018 г. по делу № А55-13802/2015 // [Электронный ресурс] URL: https://kad.arbitr.ru/Card/1d5dafbd-c8ab-40a9-8ebe-3b3e9f419751(дата обращения: 17 сентября 2018 г.).
7 Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 г.) // «Российская газета», № 289, 22 декабря 2006.
8 Решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30 августа 2018 г. по делу № А56-7935/2016 // [Электронный ресурс] URL: https://kad.arbitr.ru/Card/20c48b0a-e982-4eb3-884b-b19a4b988fbc(дата обращения: 2 октября 2018 г.).
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 8, август, 2015.
Читайте также: